1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.
В течение двенадцати месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.
При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели или идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.
Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными.
2. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.
Комментарии к ст. 1383 Гражданского кодекса
1. Комментируемая статья — яркий пример отражения в законе возможности параллельного творчества в области науки и техники, чего нет и быть не может в мире искусства. Для патентного права это «штатная» ситуация, пути выхода из которой даны в комментируемой статье.
Итак, в ходе экспертизы выяснилось, что поступила не одна, а две (не исключено, что и более) самостоятельные заявки от разных лиц в один и тот же день, в которых предложены одинаковые технические или дизайнерские решения. Законодатель употребляет термин «идентичные». По административным регламентам идентичность устанавливается в ходе экспертизы на основании формул. Таковыми считаются, например, изобретения, у которых полностью совпадает содержание независимых пунктов их формул (п. 24.10 Регламента по изобретениям).
У таких заявок совпадают даты приоритета, значит, они не могут быть противопоставлены друг другу. При наличии остальных признаков, необходимых для получения правовой охраны, новизна в такой ситуации у всех заявок не считается опороченной. Это случай так называемого столкновения заявок.
Как известно, один из «китов», на которых покоится патентное право (точнее, почти все законодательство об интеллектуальной собственности), — монополия правообладателя, применительно к патентным отношениям — патентообладателя. По логике монополист может быть только один, поэтому в п. 1 комментируемой статьи прямо указано, что в описанной ситуации (поданы заявки несколькими лицами на одинаковые объекты с одной и той же датой приоритета) патент может быть выдан лишь по одной из поданных заявок. Значит, надо выбрать из них единственную, но которую?
Существующие правовые системы «знают» два пути решения этой непростой задачи.
Первый путь: патент выдается по заявке с более ранним приоритетом, все остальные отклоняются (система «первого заявителя»).
Второй путь: при столкновении (конфликте) заявок путем проведения специального разбирательства определяется тот заявитель, который первым создал изобретение и довел его до стадии практического использования. Патент выдается ему, даже если он не первым подал заявку (система «первого изобретателя»). Это правило действует в США и Канаде.
Остальные страны, в числе которых и Россия, пошли по первому пути, но критерии определения более ранней заявки в них различаются. Во Франции, к примеру, учитывается не только дата, но часы и даже минуты поступления заявки в патентное ведомство.
2. По ранее действовавшему советскому законодательству учету подлежала доказанная дата отправки документов, а если совпадала и она, — во внимание принимался регистрационный номер заявок: патент выдавался по той заявке, которая была ранее зарегистрирована. Затем российский законодатель воспринял другой вариант: по последней редакции Патентного закона РФ и комментируемой статьи заявителям предложено самим договориться, кому из них (но все же одному!) будет выдан патент. Это при том, что каждый стремится его получить! Причем вариант введен жесткий: либо они договариваются, либо их заявки признаются отозванными (абз. 5 п. 1 комментируемой статьи). Трудно согласиться с М.В. Лабзиным, назвавшим такое решение законодателя элегантным.
Ранее действовавшее законодательство в принципе тоже допускало заключение соглашения между заявителями при столкновении заявок, так как норма об определении заявки, по которой подлежал выдаче патент, была диспозитивной.
При возникновении описанной ситуации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить всех изобретателей о поступлении одновременно нескольких заявок на идентичные объекты. Более обстоятельно эти вопросы урегулированы административными регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, например п. 24.10 Регламента по изобретениям.
На достижение соглашения об определении будущего патентообладателя отведено 12 месяцев после получения извещения патентного ведомства.
Думается, что такой переговорный процесс — дело непростое, но эти переговоры должны быть проведены и завершены под страхом признания всех заявок отозванными. Правда, есть возможность подать ходатайство в Роспатент о продлении указанного срока не более чем на 10 месяцев (см. п. 5 ст. 1386 ГК), но это всего лишь отсрочка.
Итак, если консенсус будет достигнут, единственный патент выдается тому, кого выбрали и назвали сами заявители. Он становится патентообладателем. Остальные, так же как и он самостоятельно прошедшие от начала до конца весь путь создания технического новшества, в выданном патенте указываются в качестве соавторов.
Указание в патенте (пусть в качестве соавторов) всех заявителей означает, что они тоже стали правообладателями. Исключительное право, удостоверенное патентом, принадлежит всем им совместно (п. 3 ст. 1229 ГК). Следовательно, каждый сможет в дальнейшем это право реализовать.
Более того, в абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ речь идет о том, что каждый правообладатель может использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. Но не стоит забывать, что наличие не одного, а одновременно нескольких правообладателей ограничивает свободу каждого из них. Свои действия по использованию охраняемого объекта, распоряжению общим исключительным правом они должны согласовывать, заключая соответствующий договор.
Таким образом, каждый из них в силу прямого указания закона обладает исключительным правом. Это монополия по отношению ко всем остальным, не входящим в число соавторов (третьим) лицам. В теории права это — абсолютное правоотношение. Одновременно между соавторами существует внутреннее, относительное по своей природе отношение, которое, по мысли законодателя, в первую очередь регулируется их договором.
Казалось бы, закон предлагает сравнительно бескровный вариант выхода из конфликта при столкновении заявок на идентичные объекты. Никто не обойден вниманием, все в конечном счете наделены правом. И все же возникает странная ситуация. Лиц, независимо друг от друга работавших над решением некой технической задачи, закон объявляет соавторами. В доктрине под соавторством понимается совместный труд. Правда, высказываются разные мнения о степени общности творчества, продолжительности совместной деятельности по созданию чего-либо нового (от начала до конца либо на определенном этапе). И все же соавторство мыслится как сотворчество, соучастие. Правы авторы одного из комментариев части четвертой ГК РФ, утверждая, что в комментируемой статье описан случай специального соавторства, который не отвечает критериям последнего. Они совершенно справедливо отмечают трудности, которые возникают, если автор и заявитель не совпадают.
Создатель (изобретатель) не может повлиять на выбор будущего патентообладателя, так как это прерогатива заявителей. Может быть, его (автора) категорически не устраивают другие соавторы по весьма уважительным причинам? Да, автор может потребовать, чтобы его имя не было указано, но лишь в информационных сообщениях о поданной заявке и о выдаче патента. В самом охранном документе его имя должно быть указано наряду с остальными соавторами (см., например, п. 28.2 Административного регламента по изобретениям и соответствующие пункты регламентов по полезным моделям и промышленным образцам).
Почему законодатель игнорирует мнение автора, понуждает его к соавторству? Может быть, из желания не усложнять итак достаточно длительный и непростой процесс патентования (тем более в ситуации столкновения заявок)? Между прочим, Патентный закон Союза ССР учитывал мнение авторов. Им мог быть выдан один патент, но с их согласия (так называемое объединение или присоединение заявок).
Все же думается, не следует устранять изобретателя от решения вопросов соавторства. В уведомлении, посылаемом каждому заявителю, указываются номер заявки, содержащей идентичный объект, дата ее подачи и адрес для переписки с лицом, ее подавшим (п. 24.10(1) Административного регламента по изобретениям). В течение отведенных законом 12 месяцев вполне реально с ним связаться для выяснения его позиции. С учетом сказанного в п. 1 комментируемой статьи для случаев несовпадения автора и заявителя можно было бы сделать специальную оговорку об учете мнения автора.
Несколько заявок на идентичные объекты с одинаковой датой приоритета могут быть поданы и одним заявителем. И в этом случае патент может быть выдан лишь по одной из поданных заявок в силу недопустимости так называемого двойного патентования. Выбор единственной заявки предоставлен самому заявителю, который должен уведомить Роспатент тоже в пределах 12 месяцев, иначе все его заявки будут признаны отозванными.
3. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен случаям столкновения заявок одного и того же лица на идентичные изобретение и полезную модель. На первый взгляд это кажется странным. Речь идет о двух разных объектах патентных прав. Как они могут оказаться идентичными?
Дело в том, что разница между изобретением и полезной моделью может оказаться не столь разительной. Это достаточно схожие технические решения, что не раз отмечалось в литературе.
Полезную модель иногда называют малым изобретением. Это тоже техническая новинка, но она не требует «полета» творческой мысли, который необходим для создания изобретения — решения, имеющего изобретательский уровень. Впервые охраняться полезные модели стали в Германии, а затем и в других странах.
При разработке проекта Патентного закона РФ поступали предложения об исключении полезных моделей из перечня охраняемых объектов, в том числе из-за сходства их с техническими новинками, имеющими признаки изобретения.
Полезная модель — это тоже техническое решение, но относящееся к разного рода устройствам. Сходство изобретений и полезных моделей просматривается даже в тексте закона, так как одним из вариантов изобретений в п. 1 ст. 1350 ГК РФ, причем первым, указано устройство. На практике отличить устройство-изобретение от устройства — полезной модели бывает нелегко и специалистам в области техники.
Таким образом, изобретение и полезная модель могут оказаться идентичными. Если на них поданы заявки одним субъектом с одной датой приоритета, то патент может быть выдан только по одной из них.
Какой заявке отдаст предпочтение заявитель — это его решение. Но, учитывая «облегченность» процедуры оформления прав на полезную модель (меньшая продолжительность по времени, потому что не проводится экспертиза по существу, меньший размер патентных пошлин), можно предположить, что сначала будет испрошен патент на полезную модель.
Итак, если по одной заявке (на полезную модель) заявитель получил патент, а затем пожелал получить охранный документ по второй заявке (допустим, на изобретение, так как оно дольше охраняется), он может это сделать, но при условии, что первый патент утратит силу. Даже на два разных, но идентичных объекта патентных прав одновременно не может существовать два патента. Поэтому заявитель должен подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство о прекращении действия первого патента. После выдачи второго патента и публикации сведений об этом действие первого патента прекращается. Причем, чтобы не было разрыва во времени, обе публикации (о выдаче второго патента и об утрате силы первым патентом) осуществляются одновременно.
