По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на топологию (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой топологии в установленных договором пределах.
Комментарии к ст. 1459 Гражданского кодекса
1. В комментируемой статье дано понятие лицензионного договора о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы.
Лицензионный договор о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы является консенсуальным, возмездным и, если договором не предусмотрено иное, двусторонним.
2. Стороны договора - лицензиар (правообладатель, передавший исключительное право на топологию интегральной микросхемы иному лицу на основе и в пределах, установленных лицензионным договором) и лицензиат (лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на топологию интегральной микросхемы на основе и в пределах, установленных лицензионным договором), в качестве которых могут выступать граждане и юридические лица.
3. Предметом лицензионного договора о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы является имущественное право использования топологии интегральной микросхемы в пределах прав, территории и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Предмет лицензионного договора в силу п. 6 ст. 1235 ГК РФ является его существенным условием.
4. В лицензионном договоре могут быть предусмотрены следующие способы использования топологии:
- воспроизведение топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом (если какая-то часть топологии не является оригинальной, то копирование этой части не будет нарушением права использования топологии). Воспроизведение топологии может заключаться в ее повторении полностью или частично на любом носителе — повторении как в виде микросхемы, так и в виде чертежей. В то же время обычная фотография самого изделия — интегральной микросхемы — вряд ли может рассматриваться как копирование топологии, поскольку такая фотография в подавляющем большинстве случаев несет недостаточный объем информации и не сполна отражает саму топологию;
- ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.
Способы использования топологии в силу п. 6 ст. 1235 ГК РФ являются его существенным условием и исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующей топологии интегральной микросхемы, и соответственно перечень прав лицензиата. Прямо не оговоренные в лицензионном договоре способы использования топологии не считаются предоставленными лицензиату, поэтому лицензиат не вправе использовать топологию не указанным в договоре способом.
5. В лицензионном договоре предполагается наличие условий о территории, на которой допускается использование соответствующей топологии интегральной микросхемы, — она должна быть четко определена. Если территория, на которой допускается использование передаваемой топологии, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять ее использование на всей территории Российской Федерации. Территория использования топологии может быть ограничена, в частности, одним или несколькими субъектами Российской Федерации или даже муниципальными образованиями. Таким образом, условие о территории, на которой допускается использование соответствующей топологии, не является существенным, а относится к числу так называемых обычных условий договора, не обязательно согласуемых сторонами.
6. Лицензионный договор является срочным. Максимальный срок действия лицензионного договора ограничивается сроком действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы, т.е. в пределах 10 лет. В случае появления идентичной оригинальной топологии, самостоятельно созданной другим автором, исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении 10 лет со дня возникновения исключительного права на первую из них. Соответственно с прекращением исключительного права прекращает действие и лицензионный договор.
В случае когда в лицензионном договоре о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. Исключение составляют случаи, когда лицензионный договор будет заключен менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права на топологию. В этом случае срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.
7. Цена лицензионного договора определяется соглашением сторон. Практикой выработаны два основных способа лицензионного вознаграждения: платежи на базе роялти (т.е. части прибыли лицензиата) и паушальные платежи (единовременно выплачиваемая твердая денежная сумма). Договором могут быть предусмотрены сочетание различных форм внесения платежей или передача исключительных прав на топологию на безвозмездной основе. Законодатель императивно признает возмездный лицензионный договор о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы незаключенным, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичное право (п. 3 ст. 424 ГК), не применяются.
8. Форма лицензионного договора о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы — письменная (см. комментарий к ст. 1460 ГК).
Если топология была зарегистрирована (см. комментарий к ст. 1452 ГК), лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
9. Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы составляют следующие права и обязанности сторон:
- лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования топологии интегральной микросхемы в установленных договором пределах;
- лицензиат обязан принять в установленный договором срок и уплатить лицензиару предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное;
- лицензиат может использовать переданные ему по лицензионному договору топологии интегральной микросхемы только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Право использования топологии интегральной микросхемы, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Законодатель допускает одновременное включение в лицензионный договор условий об исключительной (предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам) и неисключительной (предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам) лицензиях в отношении различных видов использования права на топологии интегральной микросхемы. По умолчанию лицензия считается неисключительной.
Возможность предоставления принудительных лицензий в отношении топологий интегральных микросхем законодателем не предусмотрена.
Вашингтонский договор 1989 г. по интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем непосредственно связан с компьютерной технологией, регулирует защиту топологии микросхем и предусматривает принудительную лицензию применительно к тем случаям, когда «после безуспешных попыток со стороны третьих лиц получить разрешение на осуществление действий, составляющих исключительное право, в соответствии с обычной коммерческой практикой, если предоставление недобровольной лицензии, как это установлено предоставляющим ее органом, необходимо для охраны национальной цели, рассматриваемой в качестве жизненно важной этим органом, недобровольная лицензия предоставляется для использования только на территории этой страны, и за нее управомоченному лицу третьими лицами выплачивается справедливое вознаграждение. Любая недобровольная лицензия выдается в судебном порядке и отзывается, когда условия ее предоставления отпадают».
Вашингтонский договор не вступил в силу, но его положения в большой степени были реципированы в ТРИПС, в котором по существу впервые этот сектор в универсальном значении стал предметом регулирования в рамках ВТО.
10. Одной из гарантий прав лицензиата является закрепление правомочия следования (п. 7 ст. 1235 ГК), т.е. сохранение действия лицензионного договора в случае смены правообладателя.
11. При заключении лицензионного договора лицензиат приобретает права на использование топологии только в определенном объеме, на определенный срок и на определенных условиях. Возможность выдачи им сублицензий также появляется, но только если это предусмотрено договором.
