1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.
3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.
В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.
В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.
В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.
5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.
6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).
8. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, может быть признано недействительным полностью или частично по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей.
Комментарии к ст. 1398 Гражданского кодекса
1. В комментируемой статье приведен исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным (полностью или частично) патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее — результат интеллектуальной деятельности), который повторяет положения ст. 29 Патентного закона РФ. Другими словами, иные нарушения части четвертой ГК РФ, в случае если они имели место, не являются основаниями для невыдачи патента.
Интересной выглядит позиция высших судебных инстанций по вопросам, возникшим в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ, а именно положений комментируемой статьи, которые нашли свое отражение в Постановлении Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. Так, например, п. 2.3 этого Постановления предписывает, что в случае рассмотрения возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным патента.
Патент может быть признан недействительным полностью или частично на основании вступившего в законную силу решения суда в случае, предусмотренном подп. 4 п. 1 настоящей статьи, или решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что является новеллой.
Действительно, из содержания нормы абз. 1 п. 2 комментируемой статьи в отличие от положений Патентного закона РФ следует, что выдача патента на результат интеллектуальной деятельности может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1 — 3 п. 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам (с целью рассмотрения и разрешения спора в административном (т.е. досудебном) порядке). Это означает, что частью четвертой ГК РФ сохранен досудебный порядок защиты интеллектуальных прав, в том числе связанный с оспариванием предоставления результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны или с ее прекращением, которое осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (функции которого в настоящее время исполняет Роспатент), решение которого вступает в силу со дня принятия и может быть оспорено в суде в установленном законом порядке (см. п. 2 ст. 1248 ГК).
В этой связи законодателем изменен подход к вопросу о субъекте, который наделен правом принятия решения по результатам рассмотрения в административном порядке споров, связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ранее в соответствии с Патентным законом РФ правом принимать решения обладала палата по патентным спорам в лице Федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», при этом ее решение утверждал руководитель Роспатента.
В настоящее время принятие решения по результатам рассмотрения споров возложено непосредственно на Роспатент.
2. В отличие от положения абз. 2 п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ, предусматривающего, что «порядок подачи возражений против выдачи патента в палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности», правила рассмотрения и разрешения споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1248 ГК). В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности возлагаются на Министерство образования и науки РФ.
Для целей реализации положения ст. 1248 ГК РФ, предусматривающей необходимость образования при Роспатенте палаты по патентным спорам, Правительством РФ принято распоряжение от 1 декабря 2008 г. N 1791-р о реорганизации Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» и Федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» в форме присоединения второго учреждения к первому.
В настоящее время Приказом Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 464 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретение, промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - Административный регламент). В рамках работы над данным нормативным правовым актом, утверждаемым приказом Минобрнауки России, Роспатент по существу осуществлял разработку правил рассмотрения и разрешения споров, предусмотренных п. 3 ст. 1248 ГК РФ.
До вступления в силу Административного регламента действовали Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам (утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56) в части, не противоречащей положениям части четвертой ГК РФ, а также Приказ Роспатента от 22 февраля 2008 г. N 32 «О деятельности коллегий палаты по патентным спорам».
Из содержания п. 52 и 53 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. прямо следует, что решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде. При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) — рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием для принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент и отменить охрану.
Следует подчеркнуть, что абз. 2 п. 3 комментируемой статьи повторяет положение абз. 2 п. 3 ст. 29 Патентного закона РФ, согласно которому в случае признания патента недействительным частично автору выдается новый патент. Однако в случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав продолжает действовать.
Новеллами комментируемой статьи также являются положения, связанные с датой, с которой патент аннулируется и устанавливаются последствия аннулирования для лицензионных договоров. Этой датой является дата подачи заявки на выдачу патента. Аннулирование патента означает недействительность всех основанных на патенте обязательств. Так, например, все последующие заключенные договоры являются ничтожными.
В свою очередь п. 54 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. определяет, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, по мнению суда, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным. При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено. Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительным патента сделки, заключенные на основе патента в период его действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании патента недействительным.
Что касается п. 55 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., то суд, комментируя норму абз. 2 п. 4 ст. 1398 ГК РФ, устанавливает, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Соответственно с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам следует исходить из следующего. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.
Еще одной новеллой ГК РФ является норма п. 5 комментируемой статьи, а именно: последствия признания патента недействительным отныне означают отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.
